Que se realice un registro comercial no significa, por sí mismo, que este registro no hubiese sido concedido adoleciendo uno o más vicios de registro, el cual podrá consistir en alguna de las prohibiciones contenidas en los artículos número 19 y 20 de la Ley número 19.039, sobre Propiedad Industrial. En estos casos procede la acción de nulidad marcaria, por la cual se pretende dejar sin efecto esta inscripción.
Muchos pueden ser los fundamentos que anteceden a la acción, como el interés privado del demandante y su protección de la propiedad marcaria o el interés a que dicho signo cuestionado deba volver al dominio público.
En suma, la acción de nulidad marcaria supone que el registro controvertido ha sido constituido contrario a derecho, debiendo dejarse dicha protección sin efecto desde su fecha de vigencia, así como también los derechos correlativos emanados del registro a favor de su titular.
Respecto de su procedimiento, señala el párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Propiedad Industrial que los juicios de nulidad de registro se sustanciarán ante el Director Nacional de Propiedad Industrial, quien para estos efectos desempeña el rol de tribunal especial. En lo particular a este proceso, se verifican dos partes, el demandante (actor interesado en dejar sin efecto un registro marcario previamente concedido) y el demandado (titular de la marca registrada). Lo anterior es de suma relevancia, puesto que la acción de nulidad debe ser dirigida al actual titular de la marca comercial. En caso de que se haya realizado previa transferencia de la titularidad de la marca comercial, y esta no se haya anotado al margen del registro respectivo, se debe notificar a quien figura como titular de la marca ante INAPI, pues las transferencias no anotados se reputan inoponibles a terceros; por ello es de suma relevancia realizar una debida trazabilidad histórica de titularidad de la marca controvertida.
Por su parte, el artículo 18 bis letra g) de la Ley de Propiedad Industrial señala los antecedentes mínimos que debe poseer la acción siendo estos: nombre, domicilio y profesión del demandante; nombre domicilio y profesión del demandado; número y fecha de registro cuya nulidad se demanda e individualización del derecho respectivo y; razones de hecho y de derecho en que se fundamenta la demanda, indicándose particularmente las causales de irregistrabilidad en que se encuentra afecta la marca (signo carente de distintividad, signo contrario a la moral o buenas costumbres, signo induce a error o engaño respecto de la procedencia geográfica, cualidad o género de los productos y servicios, entre otras).
Así, una vez interpuesta y notificada la demanda de nulidad conforme a los términos señalados en los artículos 40 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial provee la misma, otorgando un plazo de 30 días para que el demando pueda oponerse legítimamente a dicha pretensión, ofreciendo argumentos de hecho y derecho que dan cuenta de que el controvertido registro se encuentra exento a cualquier causal de irregistrabilidad.
Luego, en caso de que existan hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se deberá recibir la causa a prueba conforme a lo imperado por el artículo 18 bis letra l) de la Ley de Propiedad Industrial, comenzando un termino probatorio de 30 días por el cual las partes podrán hacer uso de todos los medios de prueba habituales en este tipo de materias (con exclusión de la prueba testimonial) para fundamentar su pretensión y defensa, respectivamente.
Concluida la etapa de prueba, se citará a las partes a oír sentencia, dictándose sentencia definitiva, la cual deberá ser fundada y, en su forma, ateniéndose a lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil. Respecto a la sentencia, esta puede dar rechazar la demanda, permaneciendo el registro impugnado conforme a derecho y su registro como lo era antes de la interposición de la acción de nulidad. Por el contrario, si se acoge la demanda, el registro será anulado en aquella parte de su campo operativo que vulnere la causal de irregistrabilidad invocada. En atención al artículo 18 bis letra n) de la Ley de Propiedad Industrial, una vez declarada la nulidad de un registro, este se tendrá sin valor desde la fecha de su vigencia, esto es, desde el momento en que se otorgó su respectivo registro.
No obstante lo expuesto, es necesario mencionar que la acción de nulidad de registro marcario prescribe en un plazo de 5 años contado desde la fecha de concesión del registro impugnado. Sin embargo, en caso de que dicho registro impugnada haya sido obtenido mediante mala fe, la acción no prescribe.
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